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对商标品质保证功能的破坏亦构成商标侵权
知识产权网 新闻来源admin 发?#38469;?#38388;2016/4/22 16:23:22

商标代理

评不二家食品有限公司与钱某商标侵权案

依商标法?#36820;?#35268;定来源识别功能是商标的主要功能亦是法律判断相关行为是否构成商标侵权的重要依据通常而言未经许可擅自割裂商标与商标权人的紧密联系破坏了商标指示商品或服务来源功能即构成商标侵权

然而商标品质保证功能在商标侵权判断过程中的地位如何判断相关行为是否破坏了商标品质保证功能等问题争议较大入选2015年?#26085;?#27743;法院十大知识产权保护案例的不二家杭州食品有限公司与钱某某浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案对破坏商标品质保证功能的行为进行了分析探讨认为其亦属于商标侵权行为

该判决有助于厘清相关行为的商标侵权界限?#34892;?#20445;护商标权人合法权益但如何协调商标法领域内的首次销售原则与商标品质保证功能的关系如何看待商标品质保证功能的地?#22351;?#38382;题值得进一步分析阐释

一案情概览

株式会社不二家拥有不二家poko等商标并授权许可给不二家杭州食品有限公司下称不二家公司?#20445;?#20351;用及进行相关维权事宜被告钱某从他处购得不二家散装糖果和标有不二家商标的138g铁盒装258g铁盒装100g纸盒装自行将散装糖果包装于三种规格的包装盒中进行销售

2015年6月8日不二家公司诉诸法?#28023;?#35748;为钱某销售自行包装的不二家糖果侵犯其不二家poko等商标专用权钱某主张其购入散装糖果及外包装盒后自行分装成涉案产品并未损害涉案商标的来源识别功能及其商标价值不构成商标侵权

本案争议焦点是钱某未经不二家公司许可将其糖果擅自分装到带有不二家涉案商标的三种规格包装盒中并进行销售的行为是否构成商标侵权2015年11月10日法院做出判决认为钱某的行为损害了涉案商标的信誉承载功能构成商标侵权

本案中法院创新性地运用商标法57条第7款?#26696;?#20182;人的注册商标专用权造成其他损害的条款认定被告另行包装销售涉案产?#36820;?#34892;为构成商标侵权立足于保护商标品质保证功能以兜底条款制止相关行为有助于保护商标权人的合法权益亦符合加强知识产权司法保护的政策导向由本案引发的商标品质保证功能的相关问题值得思索

二商标品质保证功能及其法律地位

?#21171;?#35828;商标具有来源识别功能品质保证功能广告功能其中来源识别功能是商标的首要功能各国商标法也主要以是否破坏来源识别功能判断商标侵权与否品质保证功能与广告功能是商标的衍生功能

品质保证功能亦称质量保障或担保功能?#20405;?#20197;同一商标所表彰的商品或服务具有相同的品质品质保证功能并不要求相关商标所表征的商品或服务具有多高的质量而是要求标有同种商标的商品或服务所代表的质量具有一致性换言之某一商标代表特定商品或服务具有相同的质量而不关心质量几何品质保证功能的?#34892;?#21457;挥有助于商标权人在市场竞争中积累商誉

一商标品质保证功能与来源识别功能的关系

如上所述现有观点认为来源识别功能为商标的首要功能而品质保证功能是衍生功能本文认为从某种程度上而言来源识别功能与品质保证功能的?#34892;?#21457;挥均能彰显商标承载的商誉二者密切相关共同构筑了商标权保护基础

认牌?#20309;?#30340;基础在于依据以往的购买经验及对该商标的认知水平消费者认为相同商标标示的不同产品应当具有相同的质量从而做出是否购买的决定由此而言识别产品或服务的提供者是基础消费者更为关注的是该商标代表的一定质量或声誉

逻辑上而言来源识别功能是将同类产品或服务的不同生产者或提供者区分开而品质保证功能是消费者购买选择相关产品或服务的主要动因市场主体通过?#32321;?#20854;商标来源识别功能与品质保证功能的?#34892;?#21457;挥才能够逐渐积累商誉更为?#34892;?#30340;参与市场竞争正如?#26412;?#30693;识产权法院邓卓法官所言商标标示商?#36820;某?#22788;只是基础只有?#32321;?#21830;品出处信息的真实性消费者才能判断商?#36820;?#21697;质基于此品质保证并不是孤立于区分商品及服务来源功能的而是要与之并肩才能发挥作用 在Ty Inc. v. Perryman案中第七巡回法院法官关于商标的功能进行了如下阐述商标的根本目的在于指示出自特定来源拥有特定品质的商品以减少消费者?#20309;?#30340;检索成本消费者看到相关商标即可知相关商?#36820;?#29305;定品质从而做出购买与否的决定这?#22270;?#21169;商品提供者维持相同商标标识的商品质?#21487;?#20855;有同一性并努力提高商品质量从而吸引消费者购买

二商标品质保证功能在我国商标法中的地位

商标法?#36820;?#30456;关条文规定而言商标应具有品质保证功能维系品质保证功能与来源识别功能的正常发挥是市场主体参与市场竞争的必然要求从保护商誉的立足点出发商标法应对破坏商标品质保证功能与来源识别功能的行为予以制止以维护商标权人的合法权益

如上所述商标品质保证功能并不要求标有同一商标的产品具有多高的质量而是要求标有同一商标的不同产品具有相同的质量商标所具有的品质保证功能不同于其他质量标志如3c认证标志的功能前者要求商品质量的同一性后者则要求产?#36820;?#36136;量必须达到一定的标准

这一观点在商标法?#36820;?#19977;次修改过程中得到了明晰商标法?#32602;?013删除了商标法?#32602;?001第45条使用注册商标其商品?#31181;评?#36896;?#28304;?#20805;好欺骗消费者的由各级工商行政管理部门分别不同情况责令限期改正并可以予以通报或者处以罚款或者由商标局撤销其注册商标及48条第3款?#31181;评?#36896;?#28304;?#20805;好欺骗消费者的但商标法?#32602;?013保留了商标权人对其产品质量负责新法第7条以及许可商标过程中的质量控制义务新法第43条相关条款

此外商标法认可与保障商标品质保证功能的实现有助于维护商标权人的合法权利对于品质保证功能的保护是一种间接被动的保护某?#20013;?#20026;是否损害了商标的品质保证功能取决于其是否破坏?#35772;?#20851;商?#36820;?#36136;量同一性而不要求是否存在混淆行为这区别于商标法对商标来源识别功能的保护

三商标品质保证功能与首次销售原则的协调

在产品转售过程中可能需要协调协调商标品质保证功能保护与首次销售原则适用之间的关系才能判断转售行为是否构成商标侵权如何判断首次销售原则的适用边界及何谓对商标品质保证功能的破坏行为是需要解决的两个问题

在不二家公司与钱某商标侵权案中钱某辩称其销售的该三种规格的不二家糖果其中糖果均是来源于不二家公司其仅是更换外包装且更换的外包装上标注不二家公司的涉案商标也是为指示商品来源不会损坏涉案商标的价值不构成商标侵权这实则为商标权穷竭抗辩商品经商标权人授权销售之后商标权人无权禁止商?#36820;?#21518;续销售行为

若钱某重新包装不二家公司的糖果属于合法的后续销售行为则不构成商标侵权若钱某重新包装并销售的行为损害了不二家公司的商标品质保证功能贬损了不二家公司的商标声誉则构成一种对商誉的淡化?#20445;?#26500;成商标侵权

一美国司法实践中对重新包装转售行为的认定

关于如何认定重新包装再次销售行为是否构成商标侵权美国有两个较为典型的案例值得分析借鉴

在Prestonettes Inc. v. Coty案中原告是一家法国公司在厕所清香粉剂产品toilet powders and perfumes上用于Coty商标被告是一家美国公司其购买了原告的正品厕所清香粉剂并将之?#39038;?#20174;新包装于小铁盒或小包装瓶中再次销售原告诉诸法?#28023;?#35748;为被告的行为构成商标侵权

联邦地区法院判决允许被告在重新包装的铁盒或小包装?#21487;?#20351;用原告商标但需标明其系独立再次包装产品且其公司与原告无关联邦巡回法?#28023;?#32771;虑到清香粉剂产品易参假易变质等特性且原告无法监督被告的再次包装行为判决被告不得在重新包装的产品上适用原告的Coty商标联邦最高法院认为被告当然有权重新包装其通过正规途径购得的商标权人的商品并进行再次销售法院还明确商标权仅赋予权利人禁止他人以贬损其商誉的方式使用商标的行为

在Shell Oil Co. v. Commercial Petroleum, Inc.案中?原告壳牌石油公司生产重型卡车使用的机油并在该产品上拥有Rotella和Shell Rotella T商标这些机油通过授权分销商和个体户途径以散装形式进行销售被告商业石油公司是出售多种品牌散装机油的批发商出售带有Shell Rotella T商标的散装?#30446;?#29260;机油但其在处理散装壳牌机油?#20445;?#37319;用了自己的质量控制标准而该标准比壳牌石油公司采用的标准宽松且未得到壳牌公司的认可原告诉请法院禁止被告使用其商标被告辩称其转售的为标有真实商标的正品散装机油这种转售行为并不需要取得商标权人的许可

联邦地区法院认为使用壳牌公司的商标意味着相关产?#32321;?#39035;符合壳牌公司制定及实施的所有质量控制程序被告并未遵守原告的质量控制程序从而可能会对散装油的质量产生一定的影响从而可能导致消费者混淆构成商标侵权?二审法院维持原判

由此而言关于重新包装转售行为是否构成商标侵权的关键在于判断其重新包装的行为是否损害了商标的品质保证功能从而对商标权人的商誉造成损害

若重新包装行为并未贬损商标的品质保证功能则其属于对商标的正当使用行为商标权因首次销售而穷竭不能控制后续的转售行为若重新包装行为对商标的质量保证功能造成损害则其后续转售行为仍然构成侵权

二如何认定对商标品质保证功能的贬损行为

如何认定相关行为是否对商标品质保证功能造成贬损需要结合具体案情加以分析判断由上文美国的两个典型判决而言对于石油等品质?#36164;?#21040;外界环?#22330;?#21253;装规格等因素影响的产品若重新包装未遵循权利人采取的严格质量控制标准则可能会对其产品质量造成影响从而破换?#35772;?#21516;商标下不同产品质量同一性的要求从而可能构成商标侵权

具体到不二家食品有限公司与钱某商标侵权案首先该案以商标品质保证功能商誉承载功能遭到破坏从商标法?#36820;?7条规定的其他损害兜底性条款入手认定被告分包装的行为构成商标侵权这种认定商标侵权的方法对于保护商标的品质保证功能维护商标权人的权益具有一定的价值

其次法院在认定被告的重新包装转售行为是否构成商标侵权?#20445;?#24212;当以审慎的分析方法结合具体案情做出判断在社会公共利益与商标权之间进?#26143;?#24403;的平衡避免让首次销售原则落空过于强调商标权的保护

由本案法院认定的事实而言被告从合法来源处购得散装的不二家糖果将之包装于新的包装盒中并在包装盒上标注不二?#19994;?#21830;标法院认为商品包装承载着美化商品提升商品价值等重要功能而被告重新包装的行为对这种功能造成贬损从而构成商标侵权此处法院可能将品质保证功能解释为包含商?#36820;?#26080;形价值并无不?#23383;?#22788;

从某种程度上而言法院并未明晰此种重新包装行为与权利人的包装行为存在何种差别这种差别是否会对不二家糖果的品质信誉造成影响并未区分商标权穷竭与重新包装转售行为之间的关系无疑是一种遗憾假设钱某购入的散装不二家糖果有单独小包装钱某并未拆开小包装而是将小包装的糖果以一定的数量再次包装于较大规格的包装盒中并在包装盒上标明不二家商标并声明己方与商标权人并无关联则可能并不构成商标侵权而是一种合法的转售行为

结语 

商标的品质保证功能与来源识别功能的正常发挥对于商标权益的保护至关重要若重新包装转售行为对商?#36820;?#36136;量或信誉造成贬损则即便为造成消费者混淆亦属于商标侵权行为这也是不二家食品有限公司与钱某商标侵权案所彰显的价值所在若重新包装转售行为并未对商标的品质保证功能造成不利影响则该行为属于合法的商品转售行为具体判断过程中需结合商标权人商?#36820;?#29305;点重新包装的具体情形加以判断以平衡商标品质保证功能的保护与首次销售原则之间的关系进而理顺商标侵权与否的界限作者尚广振本文并不代表作者所在单位的观点

注释

参见2015杭余知初?#20540;?16号判决书

参见刘春田主编知识产权法?#32602;?#39640;等教育出版社2007年版第243页王迁著知识产权法教程?#32602;?014年版第377页

See Raveen Obhrai. Traditional and Contemporary Functions of Trademarks, 12 J. Contemp. Legal Issues 16, 17(2001-2002). (The trademark represents a consistent level of quality, whatever that level of quality may be.)

邓卓如何理解商标的品质保证功能?#32602;?#36733;中国知识产权报2015年11月6日第005版

See Ty Inc. v. Perryman, 306 F. 3d 509, 510 (7th Cri. 2002).

例如商标法?#36820;?条规定为了加强商标管理保护商标专用权促?#32929;?#20135;经营者保证商品和服务质量维护商标信誉以保障消费者和生产经营者的利益促进社会主义市场经济的发展特制定本法第7条规定商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责各级工商行政管理部门应当通过商标管理制止欺骗消费者的行为第43条规定商标注册人可以通过签订商标使用许可合同许可他人使用其注册商标许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量

See Prestonettes Inc. v. Coty, 264 U.S. 359 (1924).

See Prestonettes Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 367 (1924). That decree allowed the defendant to put upon the rebottled perfume Prestonettes, Inc., not connected with Coty, states that the contents are Cotys (giving the name of the article) independently rebottled in New York, every word to be in letters of the same size, color, type and general distinctiveness.

See Prestonettes Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 367 (1924).

See Prestonettes Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 367 (1924).

? See Shell Oil Co. v. Commercial Petroleum, Inc., 928 F.2d 104 (4th Cir. 1991).

? See Shell Oil Co. v. Commercial Petroleum, Inc., 928 F.2d 108 (4th Cir. 1991).



 

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