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在专利无效宣告程序中可以修改权利要求数值范围吗
知识产权网 新闻来源admin 发?#38469;?#38388;2015/9/9 17:48:51

 

 

本案中争议焦点在于第一 将权利要求中的数值范围修改为范围中的一个特征点值是否属于无效宣告程序中允许的修改方式第二选取权利要求数值范围中的一个特征点值作为修改内容是否超出原权利要求书和说明书记载的范围换言之在专利无效宣告程序中对涉及数值范围的权利要求的修改应该遵循怎样的规则

一问题的引出130?#22791;?#26041;制剂案

一案情介绍

案外人上海?#19968;?#21307;药科技有限公司以下简称?#19968;?#20844;司于2003年向国家知识产权局申请名为氨氯地平厄贝?#31243;?#22797;方制剂的发明专利即本案专利 并于2006年被授权公告其权利要求是 1一种复方制剂其特征在于该制剂是以重量比组成为110-130的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐?#25237;?#36125;?#31243;?#20026;活性成分组成的药物组合物2本案专利说明书第三部分试验结果表5的9种剂量组合及相应的剂量?#21462;?#20013;有A1I30130的内容该部分?#26696;?#26041;对血压的影响中有如下描述 氨氯地平1mg/kg与不同剂量的厄贝?#31243;?#32452;合仅在厄贝?#31243;?#20026;30mg/kg时才呈现稳定?#20013;?#30340;降压效应说明书第四部分分析与结论中有氨氯地平1mg/kg与厄贝?#31243;?0mg/kg的组方因降压效果稳定持久用药剂量小故推荐为最佳剂量组合的内容此外说明书中片剂制备实施例1和2分别公开了氨氯地平2.500mg 与厄贝?#31243;?5.000mg的组合以及氨氯地平5.000mg与厄贝?#31243;?50.000mg的组合针对本案专利权李平向专利复审委员会提出无效宣告请求2009年9月专利复审委员会进行口头审理?#19968;?#20844;司当庭提交了权利要求书的修改文本将权利要求1中的比例110-130修改为1 3012月专利复审委员会作出第14275 号无效宣告请求审查决定认为?#19968;?#20844;司权利要求修改文本超出原权利要求书和说明书记载的范围并且对该反应比例关系的?#38469;?#29305;征进行修改也不属于无效宣告程序中允许的修改方式宣告本案专利全部无效?#19968;?#20844;司不服向?#26412;?#24066;第一中级人民法院提起行政诉讼?#26412;?#24066;第一中级人民法院一审维?#20540;?4275号无效宣告请求审查决定?#19968;?#20844;司不服提起上诉二审期间本案专利权发生转移江苏先声公司南京先声公司承继为本案原告?#26412;?#24066;高级人民法院二审认为修改符合法律规定于是撤销第14275号无效宣告请求审查决定并责令专利复审委重新作出决定专利复审委不服向最高人民法院申请再审后被驳回

二问题的引出

本案中争议焦点在于第一将权利要求中的数值范围修改为范围中的一个特征点值是否属于无效宣告程序中允许的修改方式第二选取权利要求数值范围中的一个特征点值作为修改内容是否超出原权利要求书和说明书记载的范围换言之在专利无效宣告程序中对涉及数值范围的权利要求的修改应该遵循怎样的规则

二数值范围的类型与点值选取

在专利权利要求和说明书中为了描述某一?#38469;?#29305;征经常使用数值范围的形式进行限定根据数值选取的数量是否有限可以将数值范围分为连续型数值范围与离散型数值范围例如权利要求记载某反应温度为60-90度由于可供选择的温度在这个区间事实上是无限的各温度呈连续性变化因此这?#36136;?#20540;范围可以称之为连续型数值范围又如权利要求记载某制作工?#25307;?#35201;进行N(N=4567)次淬火由于可供选择的淬火次数的数值范围4-7次是有限的彼此之间没有呈现44.14.2这种连续性变化因此可以将其称之为离散型数值范围

区?#36136;?#20540;范围的类型有?#25105;?#20041;呢最大的功能 在于判断修改权利要求数值范围?#20445;?#26159;否超出原权利要求书和说明书记载的范围例如判断在数值范围内选取特征点值的形式作为修改形式是否超出原权利要求书和说明书记载的范围不同的数值类型能得出不同的结论对于连续型数值范围而言如果权利要求记载某反应温度为60-90度修改后反应温度变为75度如果原权利要求书和说明书并未记载这一具体温度该领域的普通?#38469;?#20154;员无法通过阅读专利申请文件得知可以优选这一温度那么这种特征点值的选取就超出了原说明书和权利要求书记载的范围那么这?#20013;?#25913;就是被禁止的 对于离散型数值范围而言权利要求记载某制作工?#25307;?#35201;进行NN=4567次淬火修改后权利要求改为需要进行5次淬火由于这一数值在原始专利申请文件中已有体现本领域的一般?#38469;?#20154;员可以通过阅读原始申请文件直接地毫无疑义地获知这个数值不需要付出创造性的劳动和大量的尝试因此这一修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围是允许的可见采取从原范围中选取特征点值来对数值范围进行修改是否符合专利法主要是?#27492;?#36873;取的特征点值是否能让所属?#38469;?#39046;域的普通?#38469;?#20154;员能从原专利申请记载的信息直接地毫无疑义地确定

对于离散型数值范围而言由于数值有限一般在原始专利申请文件中已经记载?#21496;?#20307;的若干数值 因此公众可以合理预期申请可能的保护范围将数值范围修改为这些数值中的?#25215;?#25110;者某个能让所属?#38469;?#39046;域的?#38469;?#20154;员能从原申请记载的信息直接地毫无疑义地确定因而没有超出范围对于连续型数值范围而言由于可供选择的数据呈连续性变化可以选择的数值在理论上是无限的如果公众根据原始专利申请文件的记载无法知悉某个特征值的选取以?#26696;?#29305;征值具?#26143;?#21035;于其他值的特别效果那么将数值范围修改为这个值就是不公平和超范围的具体而言 将离散型数值范围改为范围内某一特征点值不能成为被允许的修改形式主要基于两个原因

第一这?#20013;?#25913;形式扩大了权利要求的保护范围专利申请获得授权后专利权人就与公众达成了一种以?#38469;?#25442;权利的契约公众尊重权利人的专有范围而权利人不能干涉公众在权利范围之外对专利?#38469;?#36827;行研究改进的自由如果相关领域的?#38469;?#20154;员在权利要求的数值范围内的数据进行了大量试验发现采用某一特征点值能获得远超过该范围其他数值的?#38469;?#25928;果那么从新颖性上看由于专利公开的数值范围不破坏数值范围之间除端点之外的其他?#25105;?#25968;值的新颖性因此选取该特定值具有新颖性从创造性上看由于采用该特征值能够产生显著的?#38469;?#25928;果并且需要付出创造性的劳动因此该选值同样满足创造性的要求在此条件下对该特征值的选取就可以形成一项新的发明创造如果允许原专利权人通过修改权利要求的形式将数值范围修改为没有在先记载的?#25105;?#25968;值就相当于让其垄断了这一数值区间的任何?#38469;?#25913;进的自由无形中扩大了其权利保护范围从而窒息了?#38469;?#36827;?#38477;目?#38388;

第二这?#20013;?#25913;形式得不到原专利说明书的支持对于离散型数值范围而言由于表达形式决定?#35772;?#20851;领域的人员可以毫不费力的进行数值选取并且记载形式也决定了该数值可以?#19978;?#20851;领域的普通人员直接地毫无疑义地得到因此对这?#36136;?#20540;范围进行特征值修改应当认为得到了原专利说明书的支持相反对于连续型数值范围而言面对数量巨大的各种取值可能在说明书等专利文件没有给出?#38469;?#21551;发和选值教导的情况下相关领域的普通?#38469;?#20154;员不经过大量创造性劳动无法获得最优数值在这种情况下将数值范围修改为某一优选特征值令相关领域的公众无法预见实质上相当于将申请时未完成的发明内容随后补入专利申请文件并就该发明内容不正当的取得先申请的利益有悖先申请原则的本义因此是不能接受的

三连续性数值范围修改的例外规则

以上论述了阻却连续型数值范围进行特征值修改的两个主要原因另一方面当构成修改障碍的这两个原因不复存在?#20445;?#36830;续型数值的修改在符合修改原则的前提下就应当予以准许例如权利要求记载某反应温度为60-90度同时在说明书中公开了一个具体温度75度并说明这种温?#35748;?#33021;达到最佳的?#38469;?#25928;果那么就应当允许专利权人将权利要求温度数值范围修改为该特征点值原因在于从权利保护范围看75度落入原数值范围且在原说明书中已有具体记载因此没有超出原说明书和权利要求书记载的范围从说明书等文件的内容看75度的数值选取已经在说明书中进行了指导 其特别的?#38469;?#25928;果也进行了明?#36820;?#25259;露因?#35772;?#20851;领域的一般?#38469;?#20154;员可以毫无?#35759;?#22320;选取该特征值实现专利中的?#38469;?#26041;案因而当专利权人修改数值范围为该特征值?#20445;?#24212;当予以准许行文至此有人会提出疑问将连续性数值范围修改为原专利文件记载的特征值没有扩大保护范围因此满足专利实质审查中的修改要求但是在更加严格限制修改的无效宣告程序中这?#20013;?#25913;形式符合审查?#25913;ϡ返?#19977;?#20013;?#24335;吗对这个问题的解答将在下文案例分析中进行阐释

四对130?#22791;?#26041;制剂案中数值范围修改合法性的讨论

一是否超出原权利要求书和说明书记载的范围

如前文所述在130?#22791;?#26041;制剂案中专利权人已在原说明书?#20449;?#38706;了130这一特征比值同时?#25165;?#38706;了选取该值能够取得最佳?#38469;?#25928;果即说明书第三部分试验结果表5的9种剂量组合及相应的剂量?#21462;?#20013;有A1I30130的内容并有如下描述 氨氯地平1mg/kg与不同剂量的厄贝?#31243;?#32452;合仅在厄贝?#31243;?#20026;30mg/kg时才呈现稳定?#20013;?#30340;降压效应?#20445;?#35828;明书第四部分分析与结论中有氨氯地平1mg/kg与厄贝?#31243;?0mg/kg的组方因降压效果稳定持久用药剂量小故推荐为最佳剂量组合的内容此外说明书中片剂制备实施例1和2分别公开了氨氯地平2.500mg与厄贝?#31243;?5.000mg的组合以及氨氯地平5.000mg与厄贝?#31243;?50.000mg的组合因此可以认为这?#20013;?#25913;没有超出原权利要求书和说明书记载的范围

有人也许会提出和本案中专利复审委员会同样的质疑本专利说明书中记载了氨氯地平1mg/kg与厄贝?#31243;?0m g/kg的组合但这仅表示药物具体剂量的组合不能反映整个比例关系对于这一点最高人民法院在裁定书中进行了回应根据查明的事实可知 本专利说明书中明确公开了氨氯地平1mg与厄贝?#31243;?0mg的组合并将氨氯地平1mg/kg与厄贝?#31243;?0mg/kg 作为最佳剂量比在片剂制备实施例中也有相应符合130比例关系的组合可见130的比值在说明书中已经公开对于比值关系的权利要求而言说明书中具体实施例只能记载具体的数值而无法公开一个抽象的比值关系而且本专利说明书?#20449;?#38706;的是在大鼠身上进行试验所得到的结果本专利说明书明确记载可应用的剂量范围?#21069;?#27695;地平210mg厄贝?#31243;?0 300mg如果认定其披露的最佳组方仅为1mg30mg这一具体剂量而非比值则该最佳组方根本不包含在上述可应用的范围内显然不符合常理对于本领域普通?#38469;?#20154;员来说1mg/kg和30mg/kg表明的是两种成?#20540;?#27604;值而非一个固定的剂量?#26102;?#26696;中应认为130的比值关系在说明书已有记载该修改没有超出原说明书和权利要求书的范围

可以看到对于原说明书和权利要求书记载的范围?#20445;?#24212;该从所属领域普通?#38469;?#20154;员角度出发凡是原说明书和权利要求书已经披露的?#38469;?#20869;容都应?#32654;?#35299;为属于原说明书和权利要求书记载的范围从这个角度出发判断对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围不应只机械地理解为仅包含原说明书?#26696;?#22270;和权利要求书以文字和图形表达的内容还应考虑所属领域普通?#38469;?#20154;员综合上述内容后显而易见的内容

二是否符合审查?#25913;ϡ返?#19977;?#20013;?#25913;形式

审查?#25913;ϡ?#35268;定专利无效宣告过程中权利要求的修改方式限于三种权利要求的删除合并?#22270;际?#26041;案的删除专利复审委员会认为即使认定本案中对权利要求的修改符合上述修改原则但其仍然因不符合审查?#25913;ϡ范?#20462;改方式的要求而不能被接受考察专利法实施细则及审查?#25913;ϡ范?#26080;效过程中权利要求的修改进行限制其原因一方面在于维护专利保护范围的稳定性保证专利权利要求的公示作用另一方面在于防止专利权人通过事后修改的方式把申请日时?#24418;?#21457;现至少从说明书中无法体?#20540;ļ际?#26041;案纳入到本专利的权利要求中从而为在后发明抢占一个在先的申请日基于上述原因应当认为本案中的修改应当予以准许原因在于审查?#25913;ϡ?#35268;定的三?#20013;?#25913;形式只是在无效过程中贯彻专利法?#36820;?3条的具体形式 判断依据仍然是严格遵守专利法?#36820;?3条的规定换言之对于符合三?#20013;?#25913;形式但是违反专利法?#36820;?3 条的规定的情形不应准许对于三?#20013;?#25913;形式之外但是符合专利法?#36820;?3条规定并?#21307;?#20043;授权专利权利范围更小的修改形式应当予以准许

1 符合三?#20013;?#25913;形式但是违反专利法?#36820;?3条的规定的情形不应准许

例如在专利无效宣告程序中?#20013;小?#19987;利审查?#25913;ϡ?#35268;定允许以合并方式修改权利要求这种方式有可能会导致修改后的权利要求中引入了原权利要求书和说明书中所没有记载的?#38469;?#26041;案例如假定原权利要求书为权利要求1一种产品其特征为A权利要求2根据权利要求1的产品其特征为B权利要求3根据权利要求1的产品其特征为C当无效宣告请求人提供了充足的证据证明权利要求1不具备专利法?#36820;?2条中规定的新颖性或创造?#20801;保?#26681;据?#20013;小?#19987;利法实施细则?#36820;?9条及专利审查?#25913;ϡ?#20013;的相关规定专利权人可以采用合并的方式对权利要求书进行修改?#24067;?#19987;利权人可以将权利要求书修改为权利要求1一种产品其特征为A+B+C由于原权利要求2和3 均为单独引用权利要求1?#24067;?#20854;要求保护的?#38469;?#26041;案仅为一种产品其特征为A+B?#25442;}?#19968;种产品其特征为A+C而这?#20013;?#25913;后权利要求1的?#38469;?#26041;案是原权利要求书中所没有记载的甚至是原说明书中也没有记载的从而这?#20013;޸目?#33021;会导致不符合专利法?#36820;?3 条的相关规定显然这?#20013;?#25913;形式虽然符合审查?#25913;ϡ返?#19977;?#20013;?#24335;但也是不能准许的

2三?#20013;?#25913;形式之外但是符合专利法?#36820;?3条规定并?#21307;?#20043;授权专利权利范围更小的修改形式 应当予以准许

事实上考察审查?#25913;ϡ?#38480;定的三?#20013;?#25913;方式可以看到无效专利审查中的专利文件修改较之实质审查更为严格这样做是为了防止将无效程序变成再?#38382;?#23457;但是如果采取较之授权专利权利范围更小的修改形式则应当予以准许因为在这种情况下 ?#35753;?#26377;违反公众预期没有减少公众权利范围而是权利人?#32422;?#25918;弃了部分权利范围例如原范围的两个端值即被放弃因此不应予以拒绝此外最高人民法院在办案中还认为130的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比将权利要求修改为130既未超出原说明书和权利要求书记载的范围更未扩大原专利的保护范围不属于相关法律对于修改进行限制所考虑的要避免的情况如果按照专利复审委员会的观点仅以不符合修改方式的要求而不允许此?#20013;?#25913;使得在本案中对修改的限制?#30475;?#25104;为对专利权人权利要求撰写不当的?#22836;?#32570;乏合理性况且 审查?#25913;ϡ?#35268;定在满足修改原则的前提下修改方式一般情况下限于前述三种并未绝对排除其他修改方式


中国知识产权?#21448;尽?#20316;者 袁博

 

 

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